No âmbito do sistema normativo que disciplina a propriedade industrial, o uso de marcas de terceiros sem prévia autorização de seu titular é vedado pela Lei 9.279/96, a quem o art. 129 assegura o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.
Além disso, seu art. 131, ao delimitar a esfera de proteção conferida pelo registro da marca, especifica que ela abrange, também, seu uso em papéis, impressos, propagandas e documentos relativos à atividade do titular.
No entanto, o que muitas pessoas que escutam sobre o tema não sabem é que, o uso indevido de uma marca devidamente registrada acarreta na condenação de danos morais que independem da comprovação do efetivo dano e, ainda, na apuração de danos materiais.
Nesse trilhar, o artigo 210 da Lei 9.279/96 é claro ao indicar que o próprio prejudicado poderá escolher pelo critério que mais lhe favorece na apuração do dano material. Vejamos:
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
O fato da jurisprudência entender pela presunção do dano em casos envolvendo a utilização indevida de marca decorre do fato de entender como lógico que, ao utilizar indevidamente marca já registrada, a empresa já pratica concorrência desleal, o desvio de clientela e a confusão entre estabelecimentos.
Assim, o titular da marca sofrerá prejuízo, seja pelo motivo do cliente não constatar diferença entre produto/serviço oferecido, auferindo o violador lucros a partir da boa reputação criada por outrem, e, consequentemente diminuindo os lucros do criador, ou, em decorrência da insatisfação gerada ao consumidor por condutas do imitador.
Dessa forma, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
Por essa razão, segue logo abaixo algumas consequências que a ausência de registro da marca perante o INPI pode causar:
· Ser obrigado a mudar o nome da empresa e da marca: em virtude do uso da marca de terceiro, a empresa pode ser notificada a mudar o nome fantasia para não ser processado pelo proprietário de determinada marca;
· Ser processado: o uso de marca sem registro sujeita o empresário a ser processado por utilizar marcas que sejam registradas por terceiros, causando diversos prejuízos financeiros;
· Não estar protegido da concorrência: o não registro da marca possibilitará que terceiros utilizem a sua marca pelo fato da mesma não estar devidamente protegida;
· Ter que pagar indenizações: o uso da marca de terceiros sem a devida autorização, pode gerar a obrigação de indenizar o titular da marca pelo uso indevida da mesma, sendo reforçado ainda que o Poder Judiciário entende que a indenização não depende da demonstração clara do dano;
· Perda de Investimento em publicidade: imagine que o empresário tenha investido dinheiro em publicidade, e logo em seguida é obrigado a mudar a sua marca, todo o investimento terá sido uma perca de tempo, trabalho e dinheiro.
Desta forma, é essencial que as empresas tomem consciência dos riscos que estão correndo ao não efetuarem o registro da sua marca perante o INPI, o que, consequentemente, pode lhe trazer diversos prejuízos.